PUMA traci prawo do zarejestrowanego wzoru, bo Rihanna za wcześnie go ujawniła

PUMA przegrała proces o prawo do zarejestrowanego wzoru wspólnotowego, bo na ponad rok przed zgłoszeniem rejestracyjnym piosenkarka Rihanna wrzuciła na swój Instagram zdjęcia w butach z tym wzorem.

Ochrona wspólnotowa wzoru przemysłowego

Zarejestrowanie wzoru przemysłowego służy zwiększeniu pewności prawnej dzięki uzyskaniu ochrony dla produktu w czasie jego żywotności rynkowej na terytorium danego państwa. Instytucja wzoru wspólnotowego służy temu, by prawa nadane wzorowi przemysłowemu mogły być skutecznie egzekwowane na terytorium całej Unii Europejskiej. Mając jednak na uwadze, że niektóre sektory gospodarki tworzą znaczną ilość wzorów, niejednokrotnie o krótkiej żywotności rynkowej, rynkowi temu nie służy nadawanie ochrony każdemu produktowi, czy też przez nieograniczony czas.

Jak stanowi pkt 19 preambuły do Rozporządzenia Rady (WE) Nr 6/2002 z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów wspólnotowych, nie należy utrzymywać w mocy wzoru, jeśli nie jest on nowy i jeśli nie posiada indywidualnego charakteru w porównaniu z innymi wzorami. Stosowanie do art. 4 ust. 2 rozporządzenia, wzór stosowany lub zawarty w produkcie jest uważany za nowy i posiadający indywidualny charakter gdy część składowa włączona do produktu złożonego pozostaje widoczna podczas zwykłego używania tego produktu, oraz w stopniu, w jakim te widoczne cechy części składowej spełniają swoje wymogi co do nowości i indywidualnego charakteru. Jak wyjaśnia art. 5 ust. 1 , za nowy uważa się wzór jeśli identyczny wzór nie został udostępniony publicznie: a) w przypadku niezarejestrowanego wzoru wspólnotowego – przed datą pierwszego publicznego udostępnienia wzoru, b) w przypadku zarejestrowanego wzoru – przed datą złożenia wniosku o rejestrację wzoru (lub o pierwszeństwo). Z kolei wzór jest uznany za posiadający indywidualny charakter, jeśli w tych samych warunkach, co wskazane w art. 5 ust. 1 a) lub b), całościowe wrażenie, jakie wywołuje na poinformowanym użytkowniku, różni się od wrażenia, jakie wywiera na tym użytkowniku wzór, który został udostępniony publicznie.

12 miesięcy na testy

Autorzy rozporządzenia przewidzieli, że dla twórców, lub ich następców prawnych, niezbędna jest możliwość przetestowania na rynku produktu zawierającego wzór, przed podjęciem decyzji, czy wymaga on ochrony wynikającej z rejestracji wzoru wspólnotowego. Stąd, należy im zagwarantować, że nawet w przypadku ujawnienia wzoru w okresie 12 miesięcy przed datą dokonania zgłoszenia rejestracyjnego, nie będzie to stanowiło przeszkody w ocenie nowości czy indywidualnego charakteru wzoru.

Ujawnienie wzoru przez … Rihannę

W lipcu 2016 r. producent odzieży sportowej PUMA dokonał zgłoszenia rejestracyjnego wzoru wspólnotowego białych butów sportowych z charakterystyczną czarną podeszwą. Rejestrację wzoru PUMA uzyskała już w sierpniu. Trzy lata później Handelsmaatschappij J. Van Hilst BV (dalej: HJVH), prowadząca hurtownię obuwia i właścicielka takich marek jak: HIP Shoe Style, Pinocchio, czy Mr Jackson, złożyła do Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) wniosek o unieważnienie wzoru. Holenderska firma powołała się na art. 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia 6/2002 w związku z jego art. 4 ust. 1, podnosząc, że wzór nie posiada indywidualnego charakteru, ponieważ został ujawniony przez samego zgłaszającego przed upływem dwunastomiesięcznego okresu, o którym mowa w art. 7 ust. 2 lit. b) tego rozporządzenia.

Na poparcie swojego wniosku HJVH przedstawiła trzy posty, zawierające zdjęcia pochodzące z konta na Instagramie „badgalriri” z dnia 16 grudnia 2014 r., informujące o tym, że piosenkarka Robyn Rihanna Fenty została mianowana nowym dyrektorem kreatywnym PUMY, i że podpisano w tym celu stosowną umowę. Na zdjęciach Rihanna ubrana była w parę białych butów z grubą czarną podeszwą. HJVH dostarczyła również kilka artykułów informujących o tym wydarzeniu, opublikowanych na stronach, w serwisach:  „www.forbes.com”, „www.dazeddigital.com”, „www.trendalert.nl”, „www.nssmag.com” i „mail.online”. Wszystkie miały datę publikacji w dniu 16 lub 17 grudnia 2014 r., i powielały przedmiotowe zdjęcia z konta instagramowego Rihanny.

Sąd UE oddalił skargę na unieważnienie rejestracji wzoru

W marcu 2021 r. EUIPO unieważniło prawa do wzoru stwierdzając, że sporny wzór nie ma indywidualnego charakteru wymaganego w art. 6 rozporządzenia 6/2002, w świetle porównania ogólnego wrażenia jaki wywiera z ogólnym wrażeniem wywieranym przez wzór przedstawiony na fotografiach. Miesiąc później PUMA bezskutecznie się odwołała. Izba Odwoławcza EUIPO zauważyła, że wzór został ujawniony publicznie przed rozpoczęciem okresu dwunastomiesięcznej karencji.

Sąd Unii Europejskiej 6 marca 2024 r. utrzymał w mocy decyzję EUIPO i oddalił skargę PUMY. Zgodził się z ustaleniami urzędu, że sporny wzór obuwia został ujawniony w grudniu 2014 roku, czyli na ponad 12 miesięcy przed wniesieniem przez PUMĘ zgłoszenia rejestracyjnego, w sposób umożliwiający unieważnienie prawa do zarejestrowanego wzoru (sprawa T-647/22).

Podsumowanie

Sprawa pokazuje, jak niedopatrzenie, brak dogłębnej analizy przepisów może doprowadzić do szkód majątkowych, jakie producent obuwia zapewne poniesie nie mogąc rościć sobie wyłącznych praw do zarejestrowanego wzoru. W samym rozporządzeniu jest odpowiednie ostrzeżenie, z którym gdyby PUMA w porę się zapoznała, uniknęłaby problemów. Zgodnie z pkt 26 preambuły rozporządzenia 6/2002: „zwykła publikacja w następstwie rejestracji wzoru wspólnotowego może w niektórych przypadkach uniemożliwić lub zagrozić powodzeniu operacji handlowej obejmującej wzór. Możliwość odroczenia publikacji na odpowiedni okres stanowi w takich przypadkach rozwiązanie”.

Na terytorium Unii Europejskiej wzory produktów mogą podlegać ochronie prawnej. By tę ochronę uzyskać przedsiębiorcy musza dokonać zgłoszenia rejestracyjnego.

Autor: Robert Nogacki, radca prawny, partner zarządzający, Kancelaria Prawna Skarbiec, specjalizująca się w doradztwie prawnym, podatkowym oraz strategicznym dla przedsiębiorców