Kompleksowa analiza ochrony marki, naruszenia znaków towarowych i strategii procesowej
Robert Nogacki | Kancelaria Prawna Skarbiec | Warszawa
Architektura prawna regulująca ochronę znaków towarowych przeszła niezwykłą transformację od czasu kodyfikacji polskich przepisów z zakresu prawa własności intelektualnej. To, co rozpoczęło się jako prosty mechanizm odróżniania towarów w obrocie handlowym, przekształciło się w wyrafinowany system prawny obejmujący zagadnienia od aktywów cyfrowych notowanych na sieciach blockchain po kolory tak charakterystyczne, że funkcjonują jako oznaczenia pochodzenia. Zrozumienie zasad dochodzenia i obrony praw do znaków towarowych stało się niezbędne dla przedsiębiorstw działających we współczesnym, złożonym środowisku gospodarczym.
Polskie ramy prawne ochrony znaków towarowych
Zgodnie z art. 120 ust. 1 ustawy Prawo własności przemysłowej, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 20 lutego 2019 r. implementującą dyrektywę UE 2015/2436, znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. Sformułowanie to zastąpiło wcześniejszy wymóg „graficznej przedstawialności”, otwierając możliwość rejestracji nowych kategorii znaków, w tym plików dźwiękowych i znaków multimedialnych.
Art. 120 ust. 2 zawiera otwarty katalog form przedstawieniowych: wyraz (włącznie z nazwiskiem), rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna (w tym kształt towaru lub opakowania), a także dźwięk. Polska doktryna rozróżnia znaki tradycyjne (słowne i graficzne) oraz znaki nietradycyjne — do tych ostatnich zalicza się kolory per se, znaki pozycyjne, znaki ruchome, hologramy i znaki multimedialne.
Trzy elementy konstytuują pojęcie znaku towarowego w prawie polskim: oznaczenie musi być zmysłowo postrzegalne (oznaczenie zmysłowo postrzegalne), musi być możliwe do przedstawienia w rejestrze w sposób pozwalający na jednoznaczne i dokładne ustalenie przedmiotu ochrony oraz musi posiadać abstrakcyjną zdolność odróżniającą (abstrakcyjna zdolność odróżniająca) — czyli zdolność do identyfikacji pochodzenia handlowego ocenianą w oderwaniu od konkretnych towarów lub usług.
Uzyskanie rejestracji stanowi jednak dopiero początek. Prawdziwym wyzwaniem pozostaje dochodzenie praw do znaku towarowego, a dla osób, którym zarzuca się naruszenie — skuteczna obrona.
Cyfrowa granica: NFT, towary wirtualne i ochrona marki
Żaden rozwój technologiczny nie wystawił doktryny znaków towarowych na większą próbę niż pojawienie się tokenów niewymienialnych (NFT) i towarów wirtualnych. Spór Hermès przeciwko Rothschildowi dotyczący „MetaBirkins” — cyfrowych, pokrytych futrem wersji kultowej torebki Birkin sprzedawanych jako NFT — potwierdził, że ochrona znaków towarowych rozciąga się na rynki wirtualne. Ława przysięgłych przyznała Hermès 133 000 USD, odrzucając obronę opartą na Pierwszej Poprawce i uznając, że NFT funkcjonowały jako produkty komercyjne, a nie chroniony komentarz artystyczny.
Konsekwencje tego rozstrzygnięcia obejmują całą gospodarkę kreatywną. Gdy Yuga Labs, twórca kolekcji Bored Ape Yacht Club, zmierzył się z projektami NFT kopiującymi jego dzieła, Sąd Apelacyjny Dziewiątego Okręgu jednoznacznie potwierdził, że NFT stanowią „towary” w rozumieniu Lanham Act — podlegające tradycyjnej analizie znaków towarowych. Rozstrzygnięcie to potwierdza ochronę marki w środowiskach wirtualnych, wymagając jednocześnie dowodu rzeczywistego wprowadzenia konsumentów w błąd, a nie samego podobieństwa.
Wytyczne EUIPO z 2024 r. odnoszą się do oceny zdolności odróżniającej towarów wirtualnych, stwierdzając, że towary takie wymagają niezależnej analizy — konsumenci nie muszą automatycznie kojarzyć towarów wirtualnych i fizycznych jako pochodzących z tego samego źródła. Jednakże znaki cieszące się znaczną renomą w świecie fizycznym mogą rozszerzyć ochronę na wirtualne odpowiedniki w oparciu o teorie rozmycia. Dla przedsiębiorstw poruszających się w tych złożonościach niezbędne okazuje się kompleksowe doradztwo prawne.
Wymóg precyzji: wnioski z postępowań dotyczących znaków pozycyjnych
Spór Adidas przeciwko Thom Browne toczący się w wielu jurysdykcjach dostarczył otrzeźwiających lekcji dotyczących granic ochrony znaków pozycyjnych. Brytyjski High Court unieważnił osiem rejestracji znaków pozycyjnych z trzema paskami należących do Adidas, uznając, że wzajemna relacja między opisami słownymi a towarzyszącymi im obrazami nie tworzy jednego, jasno określonego oznaczenia. Opisy — posługujące się sformułowaniami takimi jak „trzy równoległe, równomiernie rozmieszczone paski… biegnące wzdłuż jednej trzeciej lub więcej rękawa” — dopuszczały szerokie wariacje długości, kierunku i położenia wykraczające poza to, co przedstawiały ilustracje.
Sąd Apelacyjny podtrzymał te ustalenia w grudniu 2025 r., podkreślając, że rejestracja znaku towarowego musi definiować jedno oznaczenie z wystarczającą jasnością i precyzją, aby inni mogli zrozumieć zakres ochrony. Gdy opisy tworzą szeroki zbiór potencjalnych manifestacji, rejestracja przestaje zakotwiczać pojedyncze oznaczenie. Sąd uznał, że pewne wariacje mogą mieścić się w ramach jednego oznaczenia, pod warunkiem że pozostają w spójnych granicach — ale sformułowanie „jedna trzecia lub więcej” tworzyło permutacje daleko wykraczające poza to, co można racjonalnie uznać za pojedynczy identyfikator. Sąd potwierdził również, że wzór z czterema paskami Thom Browne nie narusza tych znaków Adidas, które pozostały ważne, ponieważ ochrony nie można rozszerzać w drodze interpretacji na to, czego rejestracje nie ujmują precyzyjnie.
W prawie polskim znaki pozycyjne (znaki pozycyjne) wyrażają się poprzez specyficzny sposób umieszczenia lub przymocowania oznaczenia na produkcie. Prawidłowe przedstawienie wymaga reprodukcji dokładnie ukazującej położenie znaku oraz jego rozmiar lub proporcję względem właściwego towaru, przy czym elementy niestanowiące przedmiotu wniosku o rejestrację muszą być oznaczone jako wyłączone, najlepiej za pomocą linii przerywanej lub kropkowanej.
Funkcje znaku towarowego w polskiej doktrynie
Polska nauka prawa, podążając za fundamentalnymi pracami profesora Ryszarda Skubisza, uznaje znak towarowy za dobro niematerialne definiowane jako odbity w świadomości człowieka jednolity związek między oznaczeniem a towarem — obejmujący ogół wyobrażeń o danym towarze wyodrębnionym na podstawie kryterium jego pochodzenia handlowego.
Podstawową funkcją znaku towarowego jest funkcja oznaczenia pochodzenia (funkcja oznaczenia pochodzenia) — umożliwiająca konsumentom odróżnienie towarów pochodzących z jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Funkcja ta, rozumiana szeroko we współczesnym obrocie, wskazuje nie tyle na konkretnego, dającego się zidentyfikować producenta, ile na istnienie pewnego ośrodka sprawującego faktyczną kontrolę nad produkcją i wprowadzaniem do obrotu.
Funkcje pomocnicze obejmują:
- Funkcja jakościowa (funkcja jakościowa): przekazywanie informacji o stałych cechach jakościowych
- Funkcja reklamowa (funkcja reklamowa): służenie jako atrakcyjny element przyciągający klientów do produktów
- Funkcja inwestycyjna (funkcja inwestycyjna): uznana w orzecznictwie TSUE jako wykorzystanie znaku do budowania lub utrzymania renomy
- Funkcja komunikacyjna (funkcja komunikacyjna): ogólna zdolność do wywoływania wyobrażeń konsumentów o towarach
Funkcje te kształtują zarówno zakres ochrony, jak i ocenę naruszenia prawa ochronnego na znak towarowy na podstawie art. 296 Prawa własności przemysłowej.
Znaki renomowane i rozmycie znaku towarowego
Niektóre znaki towarowe osiągają tak znaczącą pozycję kulturową, że zasługują na ochronę wykraczającą poza zapobieganie wprowadzeniu konsumentów w błąd. Spór Tiffany przeciwko Costco zilustrował zasięg ochrony przed rozmyciem, gdy Costco użyło określenia „Tiffany” do opisu opraw pierścionków. Sądy potwierdziły, że znaki renomowane korzystają z szerszej ochrony — nawet przed użyciami niewprowadzającymi w błąd, które mogłyby rozmywać zdolność odróżniającą lub szkodzić renomie.
Prawo polskie zapewnia rozszerzoną ochronę znaków renomowanych (znaki renomowane) na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt 4 oraz art. 296 ust. 2 pkt 3 Prawa własności przemysłowej, implementując unijne ramy ochrony wykraczającej poza granice ryzyka wprowadzenia w błąd — zapewniając tym samym samodzielną ochronę prawną funkcji reklamowej i jakościowej.
To wyjaśnia, dlaczego przedsiębiorstwa inwestują znaczne środki w przeciwdziałanie używaniu oznaczeń w charakterze nazw rodzajowych. Gdy znak staje się nazwą rodzajową — jak miało to miejsce z „aspiryną”, „termosem” czy „ruchomymi schodami” — właściciel traci wszelkie prawa wyłączne. Przedsiębiorstwa stojące przed roszczeniami o rozmycie lub dążące do ochrony znaków renomowanych korzystają z doradztwa strategicznego uwzględniającego zarówno perspektywę dochodzenia, jak i obrony praw.
Znaki kolorowe i ochrona znaków nietradycyjnych
Znaki składające się z pojedynczego koloru napotykają podwyższone wymogi zdolności odróżniającej, jednak skuteczne rejestracje demonstrują znaczną wartość komercyjną. Znak towarowy czerwonej podeszwy Christiana Louboutina — Pantone 18-1663TP aplikowany na podeszwach butów na wysokim obcasie — przetrwał kwestionowanie w wielu jurysdykcjach. Europejski Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił, że znak kolorowy aplikowany na określonej części produktu nie stanowi zakazanego znaku „kształtu”.
W prawie polskim, zgodnie z wytycznymi TSUE w sprawie Libertel (C-104/01), znaki kolorowe per se mogą spełniać wymogi definicyjne, gdy są przedstawione poprzez odniesienie do międzynarodowo uznanego kodu koloru. Jednakże, zważywszy na ograniczoną paletę dostępnych kolorów, ocena charakteru odróżniającego musi uwzględniać interes ogólny polegający na nieograniczaniu w sposób nieuzasadniony dostępności kolorów dla konkurentów. Nowelizacja z 2019 r. rozszerzająca przeszkody funkcjonalne (art. 129¹ ust. 1 pkt 5) nie tylko na kształt, ale także na „inne właściwości” towarów oznacza, że znaki kolorowe mogą napotkać bariery, gdy kolor wynika z charakteru samych towarów, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub znacznie zwiększa wartość towaru.
Dla kombinacji kolorów orzecznictwo TSUE (Heidelberger Bauchemie, C-49/02) wymaga precyzyjnych dyspozycji dotyczących z góry określonego i stałego sposobu połączenia kolorów. Samo wskazanie proporcji (np. 50:50) umożliwiających liczne możliwe kombinacje nie spełnia wymogów precyzji i trwałości, jak potwierdzono w sprawie Red Bull (C-124/18).
Technologie dochodzenia praw: AI i integracja z platformami
Integracja sztucznej inteligencji w dochodzeniu praw do znaków towarowych stanowi najbardziej znaczącą zmianę operacyjną w ochronie marki od czasu rozwoju handlu elektronicznego. Algorytmy uczenia maszynowego skanują obecnie miliony ofert produktowych na platformach e-commerce, identyfikując potencjalne naruszenia poprzez rozpoznawanie obrazów i wykrywanie wzorców w skali niemożliwej do osiągnięcia przy manualnym przeglądzie.
Ulepszenia Amazon Brand Registry z 2025 r. stanowią przykład ewolucji platform. Funkcje obejmujące Brand Catalog Lock, proaktywne egzekwowanie AI i Transparency Program odzwierciedlają uznanie, że naruszenia za pośrednictwem platform nie można skutecznie zwalczać wyłącznie tradycyjnymi postępowaniami sądowymi.
Strategie obrony: parodia, dozwolony użytek i umowy koegzystencyjne
Dla osób stojących przed roszczeniami z tytułu naruszenia praw do znaku towarowego kilka środków obrony zasługuje na rozważenie. Obrona parodią równoważy prawa do znaku towarowego z wolnością wypowiedzi — skuteczna parodia faktycznie zmniejsza ryzyko wprowadzenia w błąd, ponieważ konsumenci rozumieją, że parodiujący nie jest powiązany z właścicielem znaku towarowego.
W prawie polskim art. 156 przewiduje ograniczenia prawa ochronnego, zezwalając osobom trzecim na używanie w obrocie własnego nazwiska lub adresu, oznaczeń dotyczących cech towarów (użytek opisowy) oraz znaku towarowego, gdy jest to konieczne dla wskazania przeznaczenia towaru (szczególnie akcesoriów lub części zamiennych) — pod warunkiem że takie używanie jest zgodne z uczciwymi praktykami handlowymi.
Umowy koegzystencyjne oferują ustrukturyzowane ramy pozwalające wielu podmiotom używać podobnych znaków bez konfliktu, typowo poprzez podział praw według linii geograficznych lub kategorii produktowych. Przy średnich kosztach sporów o znaki towarowe wynoszących od 120 000 do 750 000 USD w Stanach Zjednoczonych, negocjowana koegzystencja często stanowi ekonomicznie racjonalną alternatywę. Skuteczne sporządzanie i negocjowanie umów takich porozumień wymaga starannej uwagi co do zakresu terytorialnego, kategorii produktowych i mechanizmów rozwiązywania sporów.
Znaki towarowe podrobione w prawie polskim
Art. 120 ust. 3 pkt 3 definiuje znaki towarowe podrobione (znaki towarowe podrobione) jako użyte bezprawnie znaki identyczne lub takie, które nie mogą być odróżnione w zwykłych warunkach obrotu od znaków zarejestrowanych, dla towarów objętych prawem ochronnym. Definicja ta wymaga trzech elementów: identyczności lub niemal identyczności ze znakiem zarejestrowanym, użycia dla towarów identycznych z objętymi rejestracją oraz bezprawności takiego użycia.
Pojęcie to nabiera szczególnego znaczenia w kontekście art. 305, który penalizuje używanie lub dokonywanie obrotu towarami oznaczonymi podrobionymi znakami towarowymi, przewidując karę do dwóch lat pozbawienia wolności. Definicję tę należy odróżnić od „zarejestrowanego znaku towarowego, którego sprawca nie ma prawa używać” — która dotyczy sytuacji, gdy znak został pierwotnie umieszczony przez uprawnionego lub za jego zgodą, ale nie nastąpiło wyczerpanie prawa. Osoby stojące przed takimi zarzutami wymagają doświadczonej reprezentacji w sprawach karnych i gospodarczych.
Spory o znaki towarowe i postępowania sądowe w Polsce
Uchwała Sądu Najwyższego z maja 2021 r. (III CZP 30/20) wyjaśniła, że dla powtarzających się naruszeń unijnych znaków towarowych pięcioletni termin przedawnienia biegnie od każdego dnia, w którym naruszenie występuje — pozwalając uprawnionym dochodzić roszczeń o zaniechanie naruszeń kontynuowanych niezależnie od momentu ich rozpoczęcia.
Polska chroni niezarejestrowane znaki towarowe poprzez ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (ZNKU), w szczególności art. 3 i 10. Choć wytyczne EUIPO z 2025 r. wymieniają Polskę wśród jurysdykcji niechroniących niezarejestrowanych znaków bez statusu znaku powszechnie znanego, jest to uproszczenie — znaki z pierwszeństwem używania i znaczeniem rynkowym mogą uzyskać przewagę nad późniejszymi zgłoszeniami na podstawie art. 132¹ ust. 1 pkt 1 Prawa własności przemysłowej. Ochrona w ramach prawa konkurencji zapewnia alternatywne środki prawne przeciwko nieuczciwym praktykom handlowym.
Od lipca 2020 r. pięć wyznaczonych sądów okręgowych (Gdańsk, Katowice, Lublin, Poznań i Warszawa) posiada wyłączną właściwość w sprawach dotyczących unijnych znaków towarowych i wzorów wspólnotowych, koncentrując specjalistyczną wiedzę. Skuteczna strategia procesowa przed tymi wyspecjalizowanymi sądami wymaga zrozumienia zarówno wymogów proceduralnych, jak i doktryny materialnego prawa znaków towarowych.
Klasyfikacja i specyfikacja towarów i usług
Prawo polskie wymaga specyfikacji towarów i usług zgodnie z klasyfikacją nicejską, obecnie w 11. edycji. W następstwie wyroku TSUE w sprawie IP Translator (C-307/10) towary i usługi muszą być wskazane z wystarczającą jasnością i precyzją. Zgodnie z § 8 ust. 1 właściwego rozporządzenia zgłaszający może używać ogólnych określeń nagłówków klasyfikacyjnych, pod warunkiem że są one wystarczająco jasne i precyzyjne — w takim przypadku wykaz obejmuje wszystkie towary wyraźnie objęte dosłownym znaczeniem danego określenia.
Pojęcie usług handlu detalicznego i hurtowego, uznane w następstwie sprawy Praktiker (C-418/02), obejmuje usługi świadczone w związku z handlem detalicznym wykraczające poza sam akt sprzedaży — w tym selekcję asortymentu i zachęty dla klientów. Jednakże według wytycznych Urzędu Patentowego RP produkcja, wytwarzanie oraz reklama, sprzedaż i dystrybucja własnych towarów nie stanowią usług podlegających rejestracji.
Struktury korporacyjne a własność znaków towarowych
Prawa do znaków towarowych często krzyżują się z decyzjami dotyczącymi strukturyzacji korporacyjnej. Przedsiębiorstwa rozważające fuzje i przejęcia muszą przeprowadzić gruntowny audyt prawny obejmujący portfele znaków towarowych, umowy licencyjne i toczące się spory. Przekształcenia spółek w tym podziały wymagają starannego przyporządkowania praw do znaków towarowych między powstające podmioty.
Dla międzynarodowych właścicieli marek zrozumienie odpowiedzialności członków zarządu w sprawach własności intelektualnej oraz ustanowienie odpowiedniej obsługi korporacyjnej zapewnia zarówno ochronę aktywów, jak i zgodność z obowiązkami w zakresie egzekwowania praw.
Globalne trendy zgłoszeniowe i międzynarodowa ochrona znaków towarowych
EUIPO otrzymało 180 451 zgłoszeń znaków towarowych w 2024 r., przy czym Niemcy stanowiły 12%, następnie Włochy (7,6%), Hiszpania (6,7%), Francja (4,8%) i Polska (3,9%). Indie zarejestrowały ponad 537 000 zgłoszeń — reprezentujących 10% rocznego wzrostu.
Dla przedsiębiorstw działających transgranicznie względy prawa prywatnego międzynarodowego determinują prawo właściwe dla roszczeń z tytułu naruszeń, podczas gdy prawo celne zapewnia mechanizmy egzekwowania na granicach przeciwko towarom podrobionym.
Imperatywy strategiczne dla uprawnionych z praw do znaków towarowych
Krajobraz dochodzenia praw do znaków towarowych wymaga wyrafinowanych, technologicznie wspieranych i jurydycznie zniuansowanych strategii. Uprawnieni muszą równoważyć proaktywne egzekwowanie z względami proporcjonalności, które mogłyby generować negatywne reakcje wizerunkowe lub zainteresowanie organów antymonopolowych. Osoby stojące przed zarzutami naruszenia znaków towarowych powinny rygorystycznie oceniać zasadność roszczeń poprzez niezależną weryfikację statusu rejestracji, analizę prawdopodobieństwa wprowadzenia w błąd i eksplorację środków obrony.
Skuteczna strategia znaków towarowych wymaga koordynacji wielu dziedzin: prawa cywilnego dla działań egzekucyjnych, prawa handlowego dla struktur licencyjnych i cesji, oraz prawa administracyjnego dla postępowań rejestracyjnych i skarg do sądów administracyjnych.
Możliwość ochrony praw do konkretnego znaku towarowego powinna być zweryfikowana w świetle konkretnych okoliczności faktycznych przez wykwalifikowanego doradcę prawnego z doświadczeniem w właściwej jurysdykcji.
Materiał ten został przygotowany przez Kancelarię Prawną Skarbiec wyłącznie w celach informacyjnych. Nie powinien być traktowany jako porada prawna i niekoniecznie odzwierciedla aktualny stan prawny lub pełną analizę. Otrzymanie tej informacji nie tworzy relacji prawnik-klient.
